来源：http://www.acpaa.cn发布时间：2013-03-07 42:07
电学专利说明书与权利要求及专利权的行使
佚 名
一、问题的提出：
本文就涉及电子技术申请的实践，就一些电学类的申请通常被以装置权利要求得不到没有原理框图的说明书支持而驳回装置权利要求谈一下初步看法。
在一个涉及计算机软件的专利申请文件中，通常，在说明书的详细描绘部分，申请人会结合流程图详细描绘了这个发明的实现，并可能描绘了实现这些功能的最基础框图，这个框图通常是一个类似计算机的处理器加其它现有技术的框图，申请人通常会简单说明，本领域一般技术人员根据这些描绘，可以用DSP、FPGA、ASIC等电路实现这些功能。审查中，通常同意方法权利要求可以授权，而以装置权利要求得不到说明书支持或不满足实施细则20.1（权利要求的范围不清楚）驳回装置权利要求。这个决定表明，这些申请均属于可专利的主题。
二、作者观点概述：
中国是成文法系，成文法决定了任何判例对中国而言有参考意义而不是立法，因此，审查员只能引用专利法和细则及审查指南（下合称“指南”）评论申请人的专利的专利性，而法官仅需参照审查指南，审查员及法官不能限制指南中没有排除的申请人的权利。另外，法律的一个原则是特别法优于一般法，在特别法没有规定的，才参照一般法。
作者通过论述，得到的论点是：1、如果装置权利要求得不到没有原理框图的说明书支持，中国专利局必须修改创造性的标准为：一个与在先权利要求具有完全相同特征的权利要求在与包括在先权利要求但没有框图的说明书对比时，具有创造性，当然也就有新颖性；2、在涉及计算机程序的发明时，只有在审查指南第二部分第九章没有规定或审查指南任何部分明文表示某个条件必须根据其它章节时，审查员才可以引用其它章节，审查员不能将其它部分的原则解释为要求申请人承担比第九章更多的义务（审查员没有制定规章的权力）；3、授予方法权利要求而驳回装置权利要求没有缩小专利权的保护范围，唯一的效果是增加专利权人行使权利的难度，但没有任何人受益，是一个“负和游戏”。
三、目前本领域的技术状态：
随着电子技术和计算机及集成电路的发展，越来越多的电子设备由处理器加一些外部硬件构成，如蜂窝电话通常可以包括LNA、功放、频率综合器、上下变频器，及DSP或其它处理器或专用芯片ASIC或FPGA等类似芯片（如中国的TD－SCDMA芯片）。所有上下变频器输入输出的较低频信号均由DSP处理，通过在DSP中安装不同的软件实现不同的功能，例如，GSM或CDMA，各种多媒体功能等。这里的LNA、功放、频率综合器、上下变频器，及DSP本身通常均为现有技术，专用芯片本身在未生产出来前，不是现有技术，但是，通常，专用芯片通常是将DSP实现的功能固化在专用芯片中，实际上，这与根据通用CPU获得DSP的过程相似，例如，将乘法器固化于通用CPU中，提高乘法能力，这就是基本的DSP。另外，目前的集成电路的发展使集成RF电路与基带处理电路于一个芯片成为现实。专用芯片的工艺是现有技术，而真正的发明点是在专用软件代表的处理过程，虽然如何将软件固化到专用芯片需要一些试验与设计，但通常这些工作不满足专利法要求的创造性，将软件功能固化于专用芯片通常是IC技术人员利用通用流程实现的；真正有创造性的是编制描述功能的软件（这个软件描述实现功能需要的电路结构，其中，可能部分功能是程序执行实现的），而这个软件描述的功能可由硬件实现或软硬件组合实现，而工程师利用这些软件，就可以生产具有这些功能的ASIC，FPGA，EPLD等。对于ASIC，利用HDL或VHDL就可以描绘电路，将HDL提供给芯片生产厂商，芯片厂就可以生产出ASIC芯片。
四、作者观点的法规依据及论述：
4.1、专利法中有关条款：
在专利法中，要求说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。专利法没有要求某类权利要求必须如何说明，没有要求装置权利要求必须用功能框图加详细说明，因此，专利法的要求是：任何描述方式，只要“所属技术领域的技术人员能够实现”，就满足专利法的要求。
而权利要求书应当以说明书为依据，说明保护范围。是说明权利要求可以要求的保护范围与说明书中公开的内容的关系。在审查指南中的解释是：权利要求要求保护的技术方案，是本领域技术人员根据说明书公开的内容可以直接或概括得出的。
但是，中国的专利法、实施细则及审查指南甚至判例均未明确表示充分公开（专利法26.3）与支持（专利法26.4）的关系。因此，一个说明书清楚完整描述了发明的专利申请，是否会有权利要求得不到支持的可能？换句话说：说明书的清楚完整及可以实现与权利要求以说明书为依据有什么关系？
4．2、说明书的充分公开与权利要求以说明书为依据的关系（专利法26.3与26.4）：
在审查指南第二部分第二章2.1中，对专利法26.3的说明是：说明书应清楚完整说明解决技术问题的技术方案，包括再现发明所需的内容，…“凡是本领域一般技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，应当描述”…而“能够实现”指的是本领域一般技术人员根据说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现发明的技术方案。这里，明确指出是能够再现发明的技术方案，也就是权利要求要求保护的技术方案；因此，能够再现实施例的技术方案并没有完全满足专利法26.3。
在审查指南第二部分第二章3.2中，对专利法26.4的解释是：权利要求要求保护的技术方案应当是本领域一般技术人员能够从说明书内容直接得到或概括得出的技术方案,并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。
专利法26.3与26.4的关系变为，不需要创造性的劳动就能够再现的技术方案与能够概括得出的技术方案且不超出说明书记载的内容的关系，也可以说是“概括”与“显而易见”的关系。专利法与审查指南规定了“创造性”就是“非显而易见”；但作者没有在复审案例或法院判例中找到审查指南中的“概括”的含义，因此，审查指南中的“概括”的含义成为关键。
在《汉语大词典》中，概括的定义是：归纳，总结。在《现代汉语词典》中，概括是：把事物的共同特点归结在一起，总结。另外，在网络上也有很多类似定义与解释。
综合这些“概括”的含义的定义和解释，都没有将 “概括”活动限制于“显而易见”的总结、推广；反而隐含“概括”是需要创造性劳动的。因此，在法规没有其它相反的解释时，应该认为审查指南中的“概括”包括：需要创造性的劳动的“概括”和不需要创造性劳动的“概括”；审查指南中的“概括”是将实施例（特殊的情况）归纳总结，推广成权利要求（普遍的和一般的结论）。因而概括得到的技术方案的范围应大于或等于不需要创造性的劳动得到的技术方案的范围。即审查指南的“概括”得到的技术方案，字面上的解释还包括了根据说明书，需要创造性的劳动获得的技术方案，但是，需要创造性的劳动获得的技术方案超出了说明书的范围，即，没有被说明书充分公开。所以，只有概况的、范围不超出说明书公开的内容的权利要求才是专利法26.4的以说明书为依据的权利要求。因此，“以说明书为依据”的含义包括“概括”的技术方案与“说明书公开的内容”的交集，而交集的元素至少不多于“概括”的技术方案的元素，这个交集与说明书充分公开有相同的元素，这些元素都满足根据说明书不需要创造性的劳动概括的技术方案。也就是说，专利法26.3和26.4的要求，实质内容是相同的，即“说明书公开的内容可以使本领域一般技术人员实施要求保护的技术方案”，区别在于，前者的观察角度是说明书，后者的观察角度是权利要求。这也得到欧洲与美国的专利实践的印证。应该注意EPO判例中的叙述“如果根据发明的公开的内容实施发明需要创造性的技能，权利要求可能不被允许”，这说明EPC84(对应26.4)的要求可能比EPC83(对应26.3)低。
4.3、审查指南对涉及计算机的专利申请的规定及作者的相关论点：
在审查指南第二部分中，详细规定了实质审查的要求。这个部分中，第1章到第8章规定了适用于审查所有专利申请的要求，第9章规定了“含有计算机程序的发明专利申请的审查”，因此，对于含有计算机程序的发明专利申请，只要第9章有规定且审查指南中未明示告知排除第9章，就应按照第9章的规定审查，如果第9章没有规定或规定不详细，可以根据其它部分。
4.3.1涉及计算机的特别规定，审查指南第9章：
在该章引言中，定义了该章的适用范围。在申请人认为其申请是涉及计算机程序的发明，如果不依据第9章审查，应给出证据和理由。
在第9章第4节中规定了有关说明书和权利要求书的撰写要求，其中：“4.1说明书的撰写”：“涉及计算机程序的发明专利申请的说明书除了应当从整体上描述该发明的技术方案之外，还必须清楚、完整地描述该计算机程序的设计构思及其技术特征以及达到其技术效果的实施方式。为了清楚、完整地描述该计算机程序的主要技术特征，说明书附图中应当给出该计算机程序的主要流程图。说明书中应当以所给出的计算机程序流程为基础，按照该流程的时间顺序，以自然语言对该计算机程序的各步骤进行描述。说明书对该计算机程序主要技术特征的公开程度应当以本专业技术领域内的普通技术人员能够根据说明书所公开的流程图及其说明自行编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。”这是第9章中对说明书的撰写的要求，只要申请人的涉及计算机程序的发明的说明书满足这个要求，就满足了充分公开的要求，就已充分公开。该部分是对涉及计算机程序的发明的说明书的“特殊法”，审查指南没有给出排除适用该部分的规定和条件。因此，说明书满足这里的要求，就已尽充分公开的义务，申请人就有权要求保护其发明主题，不论是方法或装置，只要这个主题不是专利法25条或其它条款规定的不授予专利的主题。因此，要求申请人提供功能框图及框图对应的描述没有得到指南的支持。
在“4.2 权利要求书的撰写”中，“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求书的独立权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种装置权利要求。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及是如何完成这些功能的，如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及是如何完成这些功能的。”在随后列举了3个权利要求的例子，其中，例1与例2分别是对同一个发明的方法权利要求与装置权利要求，例1与例2差别仅在于：将方法权利要求的“步骤”换为产品权利要求的“装置”。这明确表示了在满足说明书的要求后，可以这样写方法与装置权利要求，但是，例1与例2没有也不可能排除权利要求的其它写法，它仅仅明确表示，这种写法是得到专利局规章认可的。
4.3.2说明书与权利要求的一般规定，审查指南第2章及案例：
退一步说，就算可以找到法规的依据证明这类申请不适用于第9章（作者未发现这样的条款），而需要适用审查指南第2章，下面的论述也说明即使根据审查指南第2章，装置权利要求也是得到说明书支持的结论。这个结论也得到有关复审决定，EPO的案例与CAFC的案例的印证。
根据审查指南第2章，即使说明书中没有框图因而未详细描绘装置，但详细描绘了流程图及实现流程，而在权利要求中要求了装置和方法，这时，装置权利要求至少得到了形式支持，现在要判断的是是否得到了实质支持，即：所属技术领域的技术人员是否能够从说明书中公开的内容直接得到或概括得出一项权利要求所要求保护的技术方案，也就是说：所属技术领域的技术人员是否能够从说明书中公开的内容不需要创造性的劳动得出一项权利要求所要求保护的技术方案。在一个EPO的案例中，“即使发明的必要特征既没有出现在说明书及其附图也没有出现在权利要求，并不必然意为公开不清楚与完整。”这些论点在中国复审案例中也有阐述。
由于方法权利要求可以授权，这表明本领域一般技术人员可以编制出实现流程或方法的程序或我们愿意给其起的任何名称的软件。因为如果这个程序不可以被本领域一般技术人员编制，这个方法就没有实用性或说明书公开不充分。而任何方法均需要载体实现，专利的技术方案必须可以工业再现，指的是可以工业上重复实现方法权利要求的技术方案，可专利的方法通常通过自动控制过程实现，而控制过程必然是以程序的形式表现。实现一个可工业再现的方法必然要通过一个实体，这个程序控制这个实体实现这个控制过程，这个实体通常就是这类专利要求保护的装置，其结构由程序定义。不实质支持意味着：本领域一般技术人员需要创造性的劳动才能将程序装入这个实体，如将程序装入计算机。因此，除非有充足理由，通常不应断言权利要求未得到说明书的支持。而权利要求是否得到了说明书的支持的理由和依据可以通过下列几个因素给出：权利要求的范围；发明的类别；现有技术的状态；本领域一般技术人员的水平；技术方案的可预料性；说明书中对技术方案的指导程度和实现和验证技术方案所需的实验的工作量。
4.3.3断言说明书不支持装置权利要求导致的悖论：
装置权利要求未得到说明书的支持，表明本领域一般技术人员根据说明书不能实现这个装置或需要创造性的劳动实现这个装置。目前的实践是，如果说明书中有了功能框图及对应描绘，和/或用功能性语言描绘了的对应装置，装置权利要求就得到支持。这表明：如果说明书中描绘了流程图但有装置权利要求，与流程图或与装置权利要求对应的功能框图与对应描述是不可以加入说明书中，因为，如果可以加入这些描述和功能框图，装置权利要求就得到支持。换句话说：根据装置权利要求和流程图不需要创造性的劳动不能画出功能框图及进行相应描述，即在当前的装置权利要求和主要描述流程的说明书的基础上获得对应的功能框图及相应描述需要创造性的劳动。因此，任何人可以根据已公开的申请中的装置权利要求画出功能框图并进行描述，然后，撰写新的申请文件（其说明书包括框图与描述）以获得装置权利要求。举例说明：
一个在先申请的说明书描绘了流程图，包括步骤A，B和C，并说明可以由DSP、FPGA、ASIC等实现，但没有框图及相应详细描绘，因此，申请人撰写了方法权利要求：方法包括：A，B，C。撰写了装置权利要求：装置包括：实现A的装置，实现B的装置，实现C的装置。假设方法权利要求满足专利性条件，方法权利要求就可授权，但将装置权利要求以不支持驳回。任何人在看到这个公开文本后，可以撰写一个新申请文件，首先，根据装置权利要求画出功能框图，包括功能装置框A，B，C；并复制公开的权利要求和说明书中的流程图的内容来描述功能装置框间的相互关系且不增加新内容，然后，撰写对应装置权利要求。假设在先公开文本的撰写是高质量的，新申请的装置权利要求应该仍是：装置包括：实现A的装置，实现B的装置，实现C的装置。然后，递交该在后申请，审查结论应该是：这个装置权利要求得到说明书的支持，另外，这个权利要求相对在先申请有创造性，这是因为前面以不支持驳回了在先申请的装置权利要求（如果支持，前面就不应驳回），即：本领域一般技术人员根据在先申请的公开，不能得到装置权利要求保护的技术方案而不需要创造性的劳动，因此，在后申请的装置权利要求具有创造性，应当授权。（这里，作者为了简化，假设没有其它对比文件。）
有人认为，由于在先申请公开了在后申请的所有技术特征（权利要求相同），所以，在后申请无新颖性，但是，根据审查指南第2部分第三章2.1中，“现有技术是：…可得知实质性内容的技术知识”因此，现有技术只包括公开了完整的实质性内容的技术知识，这个公开的程度应是使本领域一般技术人员不需要创造性劳动就可以实现这个技术方案。现有技术不包括仅公开了设想而没有实施方法或需要创造性劳动才能实现的技术方案。在CAFC的In re Paulsen, 31 USPQ2d 1671, 1673 (Fed. Cir. 1994)中，“现有技术必须是本领域一般技术人员可以实施的”。由于前面审查的结论表明在先申请没有公开涉及装置的实质内容（如果公开了实质内容，装置权利要求就得到支持），因此，在先申请不能破坏在后申请的新颖性和创造性。
这里，出现了一个悖论，在先权利要求“一个装置包括：A，B，C。”不能破坏在后权利要求“一个装置包括：A，B，C。”的创造性。
根据这个悖论，如果装置权利要求未得到没有功能框图的说明书的支持，中国的创造性标准就应加一条补充说明：已有的权利要求不一定能破坏后申请的相同的权利要求的创造性，即使它们包括完全相同的技术特征。
因此，如果电子领域的装置权利要求没有得到有流程图及详细描绘而没有功能框图和对应描绘但有装置概述描绘的说明书的支持，一个具有与在先权利要求完全相同的技术特征的装置权利要求就具有创造性，当然就有新颖性。因此，要么这种装置权利要求得到这种说明书的支持，要么，应该修改中国专利法规定的创造性标准。这个悖论还可能会导致很多已授权专利的不确定性，因为任何人能以不支持的理由无效已授权专利的类似装置权利要求，然后，抄袭并获得装置权利要求。
如果认为即使有功能框图与详细描述也不支持装置权利要求，应在法规及规章中告知公众如何撰写说明书才支持这种装置权利要求，特别是涉及CPU与IC等涉及计算机软件的说明书及权利要求；或排除这种申请获得装置权利要求的可能。但是，通常而言，法律适用是“从旧兼从轻”，对在该法规出台前的申请，后面规定的法规不应比先法更约束申请人。
4.4 对专利实施的影响
4.4.1专利的一些基本问题
专利的目的在于鼓励发明创造，因此，希望专利权人公开技术方案，以让公众使用及参考这些技术方案，推动技术进步。以此为对价，专利权人也获得一定时间的垄断权。因此，申请人申请专利的目的是行使专利权。可以在专利审查授权阶段及实施阶段，通过行政和司法手段，让专利权人方便行使专利权，或让专利权人很难行使专利权，甚至让专利权无法行使（如滥用专利权时或如美国在申请时有不当行为时）。如果在授予专利权后让专利不能行使，与不建立专利制度的效果是相同的，因为专利权人获得专利的目的是要实施，不是获得荣誉证书。
4．4．2专利的侵权判定
根据中国专利法，最终用户通常是不会直接缺乏专利权的（通常是非“生产经营目的”），而生产使用一个方法专利的产品的制造商通常不会侵犯方法专利权，因为它没有使用这个方法，它仅仅将专利方法装入其产品，使其产品具有使用方法后的功能，因此，产品制造商没有专利法中规定的侵犯方法权利要求的行为，没有直接侵权。根据北京高法的有关专利侵权的意见，虽然在北京法院的管辖范围内可以直接追究为最终用户制造装有专利方法的产品的产品制造商的“间接侵权”责任。但是，根据同一个意见的其它条款，认定是间接侵权的举证难度较大。根据这些条款，如果专利权人仅有方法权利要求，专利权人就只能通过间接侵权来保护自己的权利，增加了专利权人行使权利的难度和代价。
4．4．3方法权利要求与装置权利要求的保护范围：
根据中国专利法教材与审查员的讲解（见各种讲座和文章），装置权利要求的保护范围至少不大于方法权利要求的保护范围，例如包括A装置，B装置和C装置的装置权利要求的保护范围至少不大于包括步骤A，B，C的方法权利要求。
另外，根据审查指南第二部分第二章3.2.2；“功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”因此，这种装置权利要求的范围是清楚的，且没有利用功能特征“任意扩大保护范围”，因为这个范围至少没有超过方法权利要求的保护范围，而方法权利要求的保护范围是审查员认可的。
4．4．4授权方法权利要求而不授权装置权利要求的后果：
由于装置权利要求的保护范围至少不大于方法权利要求的保护范围，因此，授予方法权利要求后授予装置权利要求对于专利权人获得的保护范围并没有获得更大的保护范围，专利权人获得的是一种便利，行使专利权的便利，程序上的便利。
专利权人获得的便利是否是以专利权人以外的其它人的损害为代价？对于守法的人（包括自然人和组织），由于专利权的范围没有扩大，没有限制其原有权利；对于违法的人，不论是否方便专利权人行使其专利，专利侵权人仍然侵权，也没有直接利益损失，但是在没有装置权利要求时诉讼的复杂度的增加导致其也需要花更多的时间；对于公众，“非营利目的”的用户不侵权，不论何种权利要求；对于法院和专利行政管理部门，没有装置权利要求，需要花更多的时间来判决人为造成的复杂的案件（法官的时间实际上是纳税人的钱买来的），因此，间接损害了公众利益。从法经济学的角度，授予方法权利要求后不授予装置权利要求相对于同时授予方法和装置权利要求对社会整体是一个“负和“经济行为，没有人受益（除律师外），而专利权人要花更多的成本实施其权利，法官花更多时间审理案件，甚至侵权人也需要花更多的时间。不授予这种装置权利要求不仅损害了专利权人的利益，也损害了社会所有人的利益（纳税人和侵权人都多花钱）。
有许多人问作者，既然装置权利要求对专利权人如此重要，专利权人为何不撰写框图及相应描绘？这是因为，在申请人撰写申请文件时，法律没有这样的要求，法律要求申请人的义务是：公开到使本领域一般技术人员能够实现。举个例子，在出现晶体管后的1998年，一个申请人要获得由多个晶体管构成的级联放大器的权利要求，只需公开多个晶体管的相互关系，由于现有技术已有硅、锗、砷化镓等材料制造的晶体管，申请人不需公开如何由硅、锗、砷化镓制造晶体管，及如何制造可用于制造晶体管的硅、锗、砷化镓等。否则，这个专利申请文件将是厚达成千上万页的描绘人类文明科技的发展史的百科全书。因此，本领域一般技术人员的水平与现有技术的状态决定了说明书需要公开的程度。
五、结论：
参考文献：