关于“禁止反悔”的困惑与思考

发布日期：[2011-10-19] 共阅：[]次来源：

关于“禁止反悔”的困惑与思考

[内容摘要]

本文主要通过实践案例中引发的有关“禁止反悔”原则的争议，提出如下的困惑：“禁止反悔”是否一项独立的权利要求解释规则；专利权利人在诉讼过程中对专利保护范围所作的限制性解释能否“禁止反悔”；专利权利人在专利申请、无效审查或专利诉讼中的自认，能否对其今后解释专利保护范围时的限制；“禁止反悔”的范围如何，何种情况构成“禁止反悔”的例外；法院生效判决认定的权利保护范围能否允许专利权利人在另案中作出不同的解释。在提出前述困惑的基础上，笔者试图对上述问题作出一些法律上的思考。

[关键字]　

专利　等同原则　禁止反悔　

禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。[1]这是目前国内司法界对于“禁止反悔原则”的较具代表性的阐述。这一定义将禁止反悔的内容限定于以下情形：(1)禁止反悔的内容是专利权人在专利审批、撤销或无效程序中对专利保护范围的限制；(2)该专利保护范围的限制，目的是为了确定专利的新颖性和创造性，即区别于现有技术；(3)限定的形式必须是书面声明或者修改专利文件的方式；(4)法院适用“等同原则”确定专利权保护范围时，应当禁止反悔。

无疑，北京市高院的这一定义在统一司法尺度的角度上讲，具有开拓性的意义。但是，上述定义下得是否得当，仍是一个值得考量的问题。现结合两个案例，谈一谈笔者对于“禁止反悔”的疑惑，以及一些并不成熟的思考。

一、问题的提出

（一）“建筑工地塔式升降机”专利纠纷案及其引发的“禁止反悔”问题

在笔者代理的宁波鑫达机械有限公司与平阳县华开机械设备有限公司侵犯专利权纠纷案中，诉争发明专利“建筑工地用塔式升降机”的独立权利要求的特征部分描述：“所说的塔式升降机中绕过吊笼定滑轮8b、8c的曳引绳的一端连接有在运动过程中可以着地的吊笼，绕过配重定滑轮8、8a的曳引绳的另一端连接有在运动过程中可以着地的配重和吊斗。”而在该案中，被控侵权产品在绕过吊笼定滑轮的曳引绳的一端连接有吊笼，在绕过配重定滑轮的曳引绳的另一端仅连接一个配重，没有吊斗。原告主张被控侵权产品所采的技术方案与专利技术方案等同。而被告认为专利权人在维持专利有效性的诉讼中曾经有过应当“禁止反悔”的限制性陈述。

被告通过查询发现，专利复审委员会曾在一次无效审查决定中认为：“对比文件1中公开了一种升降机构造原理简图并具体公开了以下的技术特征：绕过两个吊笼定滑轮的曳引绳的一端连接有吊笼，绕过两个对重定滑轮的曳引绳的另一端连接有配重，曳引轮置于两个吊笼定滑轮之间通过动力源驱动。对比文件1的上述技术特征涵盖了上述权利要求1中的技术特征a；对比文件2具体公开了以下的技术特征：吊笼不能用作平衡另一个吊笼使用。上述国家标准之所以这样规定，说明吊笼用作平衡另一个吊笼使用的方案曾经出现过是现有技术，另外显而易见本领域技术人员也可以从上述对比文件2中得到该方案的启示，所以无论是哪种情况都可说明吊笼用作平衡另一个吊笼使用的做法不是专利人首先想出来的，它属于现在技术。本权利要求1中配重下设吊斗与吊笼在工作中互为配重的做法是再现过去的已有技术。”[2]基于上述情况及另外的一些原因，专利复审委认为该诉争专利并不具有新颖性和创造性，遂宣告该专利独立权利要求1-3为无效，以权利要求4的基础上维持有效性。后专利权人不服，起诉至北京市第一中级人民法院，诉称：“本专利是配重加吊斗去平衡吊笼，配重加吊斗还要着地，这不仅与对比文件不同，而且具有创造性”。北京一中院未采纳该意见，并维持了无效审查决定。后北京市高级人民法院在终审判决中认为“本发明是配重加吊斗与吊笼平衡……本发明是保留了配重，增加了设于配重下的吊斗。”该院判决撤销北京市一中院的判决并撤销专利复审委员会第1485号无效宣告请求审查决定。之后，专利复审委重新作出无效宣告请求审查决定，引用北京市高院的上述认定，并称“终审法院认为本案专利权利要求1具有突出的实质性特点和显著进步。……对于涉及创造性的理由及最相关的证据，由于终审法院已经作出结论，故受法律判决的即判力的约束，本案合议组仅根据终审法院的判决作出维持本专利的决定。”据此，专利复审委维持了诉争专利的有效性。[3]

鉴于被控侵权产品所采技术方案与专利权利要求1提示的技术方案的最显著区别在于“没有配重下的吊斗”，因此，笔者作为被告方的代理人，在本案中提出，原告作为专利权的被许可方，不得违反专利权人在诉讼中的自认而对权利保护范围作出扩大的解释，同时认为，专利权人在不服无效审查决定的行政诉讼中对权利要求的解释，最终导致了该专利权被维持有效，因此，上述解释系专利权人为保持专利权的有效性而自愿作出于意在“区别于现有技术”的限制，应当构成“禁止反悔”的内容。这一观点与通行的“禁止反悔”的理解有所区别。该案最终以原告自行撤诉告终，而笔者的观点也有待实践的检验。但是，笔者从本案发现，虽然关于禁止反悔的相关理论文章为数不少，但正面探讨专利权人在诉讼过程中的自认能否构成“禁止反悔”的却似乎没有，至少笔者在检索时并未发现任何现有的资料。因此，笔者认为，以下问题无疑是有一些探讨的价值：(1)专利权人在诉讼中对于专利权利要求或保护范围的解释，对专利权的有效性产生实质性影响的情况下，是否应该构成禁止反悔的内容；(2)或者更进一步，专利权人在某一案件诉讼过程中有关专利保护范围的自认，是否应当构成其在另一同类案件中的不利限制；(3)生效判决认定专利不丧失创造性或新颖性的理由，是否准许当事人在其它案件的诉讼中作出不同的解释？

（二）“汽车大灯插座”专利纠纷案及相关的“禁止反悔”问题

根据比较通行的观点，“禁止反悔原则”是对“等同原则”的一种限制。笔者通过阅读，发现几乎所有接触到的与“禁止反悔”有关的文章，均是与“等同原则”紧密联系的。比较典型的，如程永顺认为：“禁止反悔”原则是“等同原则”下面的一个原则。[4]李明德在《美国知识产权》一书中说：“禁止反悔是对等同理论的一种限制。其基本含义是说，在专利审查的过程中，专利申请人为区别现有技术而放弃的内容，不能在侵权诉讼中以适用等同理论方式重新纳入受保护的范围”。[5]但是，仔细分析一下程、李二人的表达方式，这两种表达方式事实上又有些不同。程的表达方式，直接将禁止反悔作为等同原则下面的原则，也即无“等同”即无“禁止反悔”。李的表达方式则可以产生一个疑问，即“禁止反悔是对等同理论的一种限制”是否相当于“禁止反悔仅仅是对等同原则的一种限制” ？笔者认为，禁止反悔是否可以脱离等同原则而独立存在，即是否一项独立的权利要求解释原则，确是一个值得探讨的问题。

在笔者接触的另一个案件中，诉争发明专利“机动车大灯插座”的独立权利要求如下：“一种机动车大灯插座，包括壳体及置于其中的导电触片，其特征为：壳体材料采用滑石瓷。”因此，被控侵权产品是否侵犯专利，主要体现在其壳体材料是否为“滑石瓷”。本案中，审查员曾经以诉争专利与对比文件1(一种汽车大灯总成，文件号US5453656A)对比不具有新颖性和创造性为由，预备驳回该专利申请。其理由主要有二：其一，本发明与对比文件中的汽车大灯系相同领域产品；其二，资质材料的耐温性属公知常识。在第二次审查意见通知书中，审查员地一步说：“对比文件中的灯座选用瓷材料，不仅是为了提高耐压性，而且要保证耐温性；灯座的耐温性能是国家强制施行的安全标准。而且瓷材料的耐压性、耐高温性是电力行业的公知常识，并在电力行业中早已被广泛应用；结合到本申请中的插座选用瓷材料，目的和结果就是耐高温，其对本领域技术人员决非预料不到……权利要求1-2相对于对比文件1没有突出的实质性特点和显著的进步。”专利权人为获得专利权，在第二次意见陈述的补充说明中答复如下：“一些电器中采用了陶瓷材料，以加强绝缘性，但这些陶瓷都是较普通的长石质瓷，即低压瓷，抗拉强度一般为368千克/厘米2，抗压强度一般为432千克/厘米2，使用性能不是很好，绝缘强度也不够高。本发明是机动车大灯插座，采用了滑石瓷，其以偏硅酸镁为晶相成分，各项性能大大高于普通长石质瓷，抗拉强度为750千克/厘米2，抗压强度为1220千克/厘米2，使用不易碎裂，而且绝缘强度高，为20-30KV/mm，介电常数低，为6-7，……”。之后，专利审查员在处理意见中同意授权，其记录的授权理由为“审查员向申请人解释专利创造性的评价标准和理由，申请人向审查员解释本申请的技术细节。经过讨论，审查员认可申请人的观点，即选取‘滑石瓷’材料，相对于一般的电器瓷材料有预想不到的效果。最后审查员要求申请人补充提交意见陈述书。”但并未修改权利要求书。但被告据此认为，专利权人在专利申请过程中为区分现有技术从而获得专利权，对于权利要求中的“滑石瓷”作了自愿的、限制性的解释。因此，认为应当禁止专利权人的反悔，认为权利要求1中的“滑石瓷”是满足特定性能指标的“滑石瓷”，而不得扩大解释到通常意义上的（国标）“滑石瓷”。

上述案件的争议，形成如下几个需要澄清的理论问题：(1)相同侵权判定中能否适用“禁止反悔”；(2)在没有修改专利文件的情况下，“禁止反悔”的范围是否应当包括补充意见陈述书；(3)何种情况将构成“禁止反悔”的例外。

二、关于“禁止反悔”的理论溯源及笔者的观点

（一）禁止反悔系基于“诚实信用”产生的一项独立的权利解释规则

诚实信用原则是民事行为的基本原则之一，起源于罗马法中的诚信契约和诚信诉讼。我国《民法通则》第4条对诚实信用原则作了规定。对于该原则的含义，徐国栋先生解释说：“诚信原则就是要求民事主体在民事活动中维持双方的利益平衡，以及当事人利益与社会利益平衡的立法者意志。概言之，诚信原则就是立法者实现上述三方利益平衡的要求，目的在于保持社会稳定与和谐的发展。三方利益平衡是这一原则实现的结果，当事人以诚实、善意的态度行使权利，履行义务，法官根据公平正义进行创造性的司法活动是达到这一结果的手段。”[6]因此，诚实信用原则在诉讼中对当事人的意思自治的限制理当包括：1、禁止反悔及矛盾行为。禁止反悔及矛盾行为重在保障对方当事人的利益，在基于一方当事人已有的陈述和行为，另一方当事人基于充分的信任而为的行为应当受到法律的保护，不允许一方当事人事后反悔或采取矛盾的行为来损害对方当事人的正当利益；2、禁止以不正当的方法或手段骗取有利于自己的诉讼状态。

而在美国，禁止反悔原则是衡平法的一个基本原则，应用非常广泛。在专利法方面，禁止反悔原则指在专利申请文件中或申请人与专利局或专利复审委员会之间来往信件中已确认为已有技术的内容或明确表示放弃请求保护的技术内容，在以后指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将已经认可不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护的内容，受诉法院将不予支持。[7]和等同原则一样，禁止反悔原则也是一项衡平性的原则，它的适用也必须以公平为基础。[8]

在德国，禁止反悔原则被称之为“不允许自相矛盾”的原则。联邦最高法院指出，专利保护应当适用诚实信用原则，特别是要遵循“不允许自相矛盾”的原则。如果首先是部分地放弃了专利保护，这种放弃又构成了专利授权的基础，那么这种放弃行为便排除了权利主张，也就是说，当事人在以后的程序中便不能要求为他已经放弃的内容提供专利保护。[9]

虽然在我国，“禁止反悔”并非法律明文规定的权利解释原则，但是，各级法院其于知识产权审判的实践，逐渐在“禁止反悔”的适用上采取了一致的态度，认为在专利申请和专利侵权审判中，专利权人对权利要求的解释应该一致。

因此，无论是从民法原理还是各国实践上看，专利法上的“禁止反悔”均是其于诚实信用的要求，而对于专利权人意思自治的限制，其目的是为了平衡专利权与公共利益，通过禁止反悔来保证后者不会因为专利权人的“出尔反尔”而受到伤害，同时保证专利权的权利范围的确定性。因此，从这个角度讲，专利法上的“禁止反悔”产生于“诚实信用”和“利益衡平”的法律诉求，而不必然地依赖于“等同理论”，虽然这一原则的确对“等同理论”构成了最主要的限制。

另外值得注意的是，对于“禁止反悔”原则相对对于“等同原则”的优先适用，无论在理论上还是在实践上，都未产生大的争议。因此，在适用禁止反悔的情况下，可以不予考虑等同的问题。故笔者认为，“禁止反悔”作为专利权利要求的一种解释原则，不应仅仅适用于专利侵权的等同判定，也应当在相同侵权中的情况下适用。

（二）权利人在司法程序中为维持专利权有效性而作出的解释，对该专利权的效力构成实质性影响的，应当适用“禁止反悔”原则。

在判例法国家，如果权利人在司法程序中的自认最终为法院采纳，根据遵循先例的原则，该自认当然地就将成为今后对类似权利解释的约束。但是，由于我国并非判例法国家，因此，关于权利人在司法程序中为维持专利权有效性而作出的自认能否禁止反悔的问题，需要在理论上和实践上逐渐予以明确化。
在前述所说的“建筑工程塔式升降机”一案中，专利权人对权利要求1中的“配重和吊斗”解释为“配重加吊斗”，而该权利要求的解释最终获得了终审法院的认可，既而又因此获得了专利权的维持。很明显，专利权人的这一解释对于专利权的有效性产生了实质性的影响。从公平、诚信的角度讲，如果专利权人在今后的程序中又作出不同于该“自认”的解释，无疑反过来说明其先前的陈述是对终审法院及专利复审委的欺骗，从而将致使其最终获得维持的专利权丧失了合法的基础。在这种情况下，如果允许专利权人反悔，无疑是不公平的。但是，出于制度设计的原因，在另案诉讼中，审理案件的法院又不能直接援用生效判决的对于权利保护范围的解释，这就构成了一个理论上的困境。但是，在另一个角度来讲，当事人自认对其不利的情形构成约束是相对容易得到认可的，因此，笔者认为，在专利诉讼中，特别是专利行政诉讼中，权利人对于其权利要求的解释对专利有效性产生实质影响的，应当禁止反悔，以保证公众基本专利权人的陈述的“信赖利益”受到其反悔的损害。

（三）权利人在专利复审或司法程序中作出的自认，只要缩小的专利保护范围，就应当构成对其今后对同一专利进行解释的不利限制，除非权利人证实其存在例外情形。

笔者之所以提出一个“自认”的问题，主要是考虑到，在现实的诉讼过程中，专利权人为赢得个案的胜诉而故意曲解专利技术方案的情况时有发生，而这一曲解对于被控侵权的对方当事人却是极不公平的，因此在通常情况下，发明人或专利权人往往较之被控方在解释技术方案时有着显而易见的优势。因此，同样基于诚信原则的考虑，诉讼行为不应成为专利权人滥用权利的方式，有必要在法律上作出一定的限制，以促使权利人合理行使权利，以免公权力最终成为追遂不正当利益的媒介。

美国联邦最高法院在Festo案判决中曾经指出，审批时为满足专利法规定所作的一切修改，只要缩小了专利保护范围，就应禁止反悔。联邦最高法院9名大法官在支持CAFC的二审判决时一致认为，禁止反悔不仅可以适用于为避开已有技术所作的修改，而且可以适用于为满足专利法规定而作的任何限定性质的修改，也包括形式上的修改。这是美国联邦最高法院第一次正面澄清了禁止反悔原则的适用范围。在此之前，美国法院一直采用的是“弹性排除规则”，即法官要根据申请文件修改的目的与措辞等个案情况，来决定是只作字面解释还是引入等同。联邦最高法院解释说，“在包括Warner案在内的判例中讨论最多的是为避开已有技术的修改，但这并不是说其他修改就不能引发禁止反悔”。[10]笔者认为这一观点是非常具有现实意义的。

但是，考虑到专利申请人或相关的权利人在一些特定的因素之下，有可能无意地放弃了某种等同物，从利益平衡的角度，有必要给予其解释的机会。因此，在Festo案中，美国联邦最高法院同时列举了几种例外：（1）在申请时一个普通技术人员无法预见该等同物；（2）修改背后的原理与所述的等同物只是一种切线关系（两者无关）；（3）在申请时有其他原因致使专利权人不可能被合理地要求在权利要求中表述该等同物。联邦最高法院认为，禁止反悔的目的是确保发明人坚持其在申请程序中的表述和那些从修改中得出的合理推论。在本案中，Festo两专利的修改不仅涉及美国专利法第112条而且涉及专利性，无疑应禁止反悔，但是应当给予Festo机会去证明其修改属于上述例外。”[11]

笔者认为，上述案例澄清了一个对于“禁止反悔”的误区，提出禁止反悔不限于“避开已有技术的修改”，无疑更有利于促使专利权人在申请或无效程序中谨言慎行，更客观地陈述其申请保护的技术方案，有利于平衡专利权和公众利益。其为专利权人留下的“例外”及相应的举证责任，也同样反映了这一思路，即专利权人的陈述应当客观地反映其发明的真实意图，不得歪曲受益，也允许合理的疏忽。笔者认为这一态度是可取的。但是同样考虑到我国并非判例法国家，故笔者认为，同样的处理方式应当推及于司法程序，以形成合理的制度设计。因此，笔者认为：权利人在专利复审或司法程序中作出的自认，只要缩小的专利保护范围，就应当构成对其今后对同一专利进行解释的不利限制，除非权利人证实其存在例外情形。

（四）人民法院的生效判决书认定的权利保护范围，如果并非源于权利人的自述，应当允许权利人在他案中作出不同的解释。

这一观点的提出，主要考虑到，人民法院并不必然依据专利权人的陈述而作出对权利要求的解释。因此，一个生效的判决所确认的权利保护范围，并不必然地反映发明人的真实意图。如果在这种情况下，禁止权利人对生效判决作出不同的解释，则可能构成对发明人权利的损害。同时，生效判决的认定与自认的的区别在于，在我国，生效判决并不构成先例，而自认则具有普遍的约束。因此，无论从公平的角度和制度设计出发，均应当允许权利人依据其专利申请文件对其专利作出符合发明意图的合理合法解释，而不必受到生效判决的拘束。

（五）禁止反悔的范围应当不仅于专利文件如权利要求书、说明书或附图的修改，也应当延及权利要在申请、无效审理或司法程序中对于权利要求的限制性解释。

对于禁止反悔的范围，通常的看法认为应当在专利申请文件的修改为前提。但是，在实践中，权利人通过与审查员的个人信件往来或在司法程序中对法官作出的解释，仍然在事实上时常影响到专利权的授予及有效性的维持。如果允许权利人对上述个人信件或诉讼中的陈述进行反悔，可能导致的结果是，专利权人可以通过这种可以反悔的“限制性”陈述骗取专利授权，之后又对该限制进行反悔，从而扩大解释了权利范围，违背了专利局授予其专利权或专利权司法保护的初衷。而根据我国现行《专利法》的规定，上述信件及陈述又不能构成法定的解释权利要求的依据，对方当事人难以援用这些信件或陈述以指出权利人的“滥用权利”的行为，从而将导致公众利益保护的失位。因此，笔者认为，对于上述信件或诉讼中陈述的“禁止反悔”是必要的。当然，另一种可取的方式是审查员在根据限制性陈述授予专利权时，应当要求权利人修改专利说明书。但是，从“汽车大灯插座”案来看，专利审查员仅仅要求专利申请人提交一份“补充意见陈述书”而并未要求修改专利说明书或权利要求。无疑，依赖于审查员的实际操作并不完全可靠。因此，笔者认为，在法律上对于“禁止反悔”的范围作出明确、合理的规定，是必要的。

因学识故，以上观点作为“解决方案”显然缺乏足够的论证。但是，笔者认为，上述基于实际案例而引发的“禁止反悔”的问题在理论上得到澄清之前，又是具有一定的探讨价值的。因此，本文的主要目的在于阐述笔者对于“禁止反悔”的一些困惑，以期抛砖引玉。