专利无效宣告合并口审后应分别作出审查决定

发布日期：[2012-03-02] 共阅：[]次来源：

--从“电脑数控缝纫设备缝线针距的装置”实用新型专利无效案说起

杨介寿

【内容摘要】

2006年版、2010年版《专利审查指南》第四部分第三章4.5节规定的专利无效宣告“案件的合并审查”，仅指合并口头审理，不包括合并作出审查决定。专利复审委员会针对每个单独提出的无效宣告请求，应各自作出审查决定。

【关键词】

专利无效宣告审查决定合并审理合并口审

沈某系ZL200620100369.0号实用新型专利“电脑数控缝纫设备缝线针距的装置”的专利权人。2007年7月27日，沈某向温州市中级人民法院提起诉讼，指控温州市某缝制设备有限公司（下称缝制设备公司）侵犯其专利权。被告于2007年8月16日向国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利提出无效宣告请求。该案于2008年1月21日经温州市中级人民法院主持调解，形成民事调解书。调解书中约定沈某将涉案专利许可给缝制设备公司使用，第一年许可费用暂由法院保管，鉴于缝制设备公司已对涉案专利提出无效宣告请求，双方同意其无需撤回已提起的专利无效宣告请求，并按照已提起的无效宣告请求在2008年10月31日（含本日）前视专利复审委员会就该专利权利要求1作出有效决定、无效决定或未作出审查决定的不同情形，分别约定不同的处理方式。[1]

前述调解书作出前三天即2008年1月18日，缝制设备公司另行就涉案专利向专利复审委员会提出第二次无效宣告请求，但其在调解时隐瞒了该事实。专利复审委员会于2008年2月13日（即调解书生效之后）向双方当事人发出第二次无效宣告请求的受理通知书。前述针对同一实用新型专利的两次无效宣告请求，专利复审委员会分别受理并于2008年5月13日合并口头审理。专利复审委员会于2008年7月3日作出第11997号无效宣告请求审查决定，决定书中陈述了两次无效宣告请求的受理及各方陈述意见、举证的经过，决定部分内容为“宣告200620100369.0号实用新型专利权利要求1-4全部无效”，但决定书中未说明该决定是针对第一次还是第二次无效宣告请求所作出。[2]

专利复审委员会的前述决定作出后，缝制设备公司以专利复审委员会已在2008年10月1日前作出专利权利要求1无效的审查决定，遂依民事调解书的约定要求法院退还暂由法院保管的许可费，而沈某则认为该民事调解书中约定的专利无效宣告请求应指调解书签订时其知晓或已经复审委受理的第一次无效宣告请求，而不包括第二次请求。双方为此产生分歧。沈某向北京市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销该无效审查决定，理由包括“被告针对W509085号及W509634号两个独立的无效宣告请求案件作出同一份无效宣告请求审查决定缺乏法律依据，且有违审查指南的规定”。沈某认为，《审查指南》所说的合并审理并非指复审委可以就多个无效宣告请求作出同一个审查决定，而是仅指可以基于便利原则合并口头审理程序，处理时应保持独立性。专利复审委员会在答辩中称“虽然W509085号与W509634号两个无效案件作出了一个审查决定，但如果在决定中分别依照各自的无效宣告理由、证据进行论述，这并不会损害当事人的实体和程序利益，也没有违反任何法律规定。而且，对于同一专利权进行合并口头审理的案件，其中一件请求的决定结果是专利权全部无效，那么根据这件请求作出宣告专利权全部无效的审查决定而不必考虑其他请求是合理的，这样做可节约程序，也避免了针对同一专利权作出结论相反的无效决定，给当事人造成不便。”北京市第一中级人民法院经审理，认为“2001年《专利法》、《实施细则》及《审查指南》中均无关于针对一项专利权的多个无效宣告请求不得作出一份无效宣告请求审查决定方面的禁止性规定，被告根据本案实际情况针对两个无效案件作出一份无效宣告请求审查决定，并未违反法律规定……被告认为在对W509634号无效案件进行审查并宣告本专利权无效的基础上，对W509085号无效案件无须再进行审查并无不当”。一审法院认为原告各项撤销理由均不成立，维持了专利复审委员会第11997号无效审查决定。[3]沈某不服，向北京市高级人民法院提起上诉。二审法院经审理，以基本相同的理由认为专利复审委不存在行政程序违法，并结合其他争议点的分析，维持了一审判决。[4]

笔者认为，本案专利复审委的答辩及北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院就两个无效宣告请求合并作出审查决定的合法性所持看法不符合相关的法律规定。

第一，专利复审委员会对数个专利无效宣告请求合并作出审查决定缺乏相关法律依据。

行政行为有别于民事行为，不循“法无明文规定不禁止”，而循“法无明文规定不可为”，属行政法学领域的通说。《行政诉讼法》三十二条亦规定：“被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”因此，专利复审委员会将两个无效案件合并作出审查决定，应由其自行提供作出该行为所依据的规范性文件，而不应反过来要求行政诉讼原告提供不得就数个无效请求合并作出审查决定的“禁止性规定”。

第二、对专利无效宣告请求作出审查决定系复审委员会的法定义务，不得随意免除。

2000年8月25日及2008年12月27日修正的《专利法》第四十六条第一款均规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。”对于请求人提出的专利无效宣告请求，专利复审会依法作出审查决定属于其法定义务，除非法律法规另有规定，该义务不得免除。

第三、《专利审查指南》第四部分第三章4.5节不能作为对数个专利无效宣告请求合并作出审查决定的依据。

2006年《审查指南》第四部分第三章4.5节第一款规定“为了提高审查效率和减少当事人负担，专利复审委员会可以对案件进行合并审查。合并审查的情形通常包括：（1）针对一项专利权的多个无效宣告案件，尽可能合并口头审理；（2）针对不同专利公的无效宣告案件，部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的，专利复审委员会可以依据当事人书面请求或者自行决定合并口头审理。”[5]从该款规定的内容看，虽不能看出直接排斥“合并作出审查决定”，但相关规定仅涉及“口头审理”，而不包括书面决定。而该条第二款规定“合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用”，明确强调了各无效宣告案件具有法律上的独立性。

笔者另注意到国家知识产权局网站上来自专利复审委员会王桂莲的《有关案件合并审理的修订介绍》一文在就2006年《专利审查指南》第四部分第三章4.5节规定“合并审理”的修订原因和意义时指出“原指南未界定何谓合案审查，针对同一专利权的各个无效宣告案件之间的关系也不明确。此次修订审查指南，将合案审查改为合并审理，且明确规定合并审理的情形为合并口头审理，即合并审理的各个案件仍然是独立的……修订版审查指南明确了针对同一专利权的不同无效宣告请求案件之间的独立关系，各案件只是合并口头审理，不同案件的证据不得互相组合，解决了原指南合案审查原则存在的问题……”[6]。而根据2006年《审查指南》修订说明中“修订工作组织”的介绍，“王桂莲”为专利指南修订工作小组的成员之一。[7]由此可见，《专利审查指南》中规定的无效宣告“案件的合并审理”，意在强调合并口审和案件的独立性，显然不能作为合并作出审查决定或免除对某项无效请求进行审查义务的法律依据。

综上，笔者认为专利复审委员会针对每个单独提出的专利无效宣告请求，即使合并口头审理，仍应依法针对各案作出独立的无效宣告审查决定。

北京市中级人民法院、北京市高级人民法院在前述案件中以2001年《专利法》、《实施细则》及《审查指南》中均没有涉及针对一项权利要求的多个无效宣告案件不得作出一份无效宣告请求审查决定的规定为由认为对多个无效请求合并作出一个审查决定不违法，存在法律适用上的错误。鉴于该案判决可能导致专利复审委员会在今后的相关案件中采用类似做法，若使得已经发生的类似案件未能获得纠正，从而损害该些案件中相关利害关系人的合法权益，笔者认为该案判决有必要通过审判监督程序予以纠正，以疏清法理，形成正确导向。

（作者单位：浙江震瓯律师事务所）

转载请注明作者及出处。

[1] 参见温州市中级人民法院（2007）温民三初字第98号民事调解书

[2] 参见中华人民共和国知识产权局专利复审委员会第11997号无效宣告请求审查决定，第3-5页。

[3] 北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第79号案。

[4] 北京市高级人民法院（2010）高行终字第241号案。

[5] 中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南》2006，知识产权出版社2006年6月修订版，第376页。《审查指南》2010该条款内容相同。

[6] 王桂莲：“有关案件合并审理的修订介绍”，发表于国家知识产权局网站，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2006/200804/t20080401_362328.html

[7]参见中华人民共和国国家知识产权局：《审查指南》2006，知识产权出版社2006年6月修订版，第508页.