永莹辉贸易（上海）有限公司与上海欣典灯饰有限公司等侵害外观设计专利权纠纷上诉案

上海市高级人民法院
民事判决书

　　　　　　　　　
(2012)沪高民三(知)终字第3号

　　上诉人（原审原告）永莹辉贸易（上海）有限公司。
　　法定代表人徐志松，该公司董事长。
　　委托代理人刘蓉蓉，北京市大成律师事务所上海分所律师。
　　被上诉人（原审被告）上海欣典灯饰有限公司。
　　法定代表人胡赛珠，该公司总经理。
　　被上诉人（原审被告）张长顺。
　　委托代理人夏远翔，广东中亿律师事务所律师。
　　委托代理人张德安。
　　上诉人永莹辉贸易（上海）有限公司（以下简称永莹辉公司）因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2009）沪一中民五(知)初字第219号民事判决，向本院提起上诉。本院于2011年12月26日受理后，依法组成合议庭，于2012年2月9日、2月21日两次公开开庭审理了本案。上诉人永莹辉公司的委托代理人刘蓉蓉，被上诉人张长顺的委托代理人夏远翔、张德安到庭参加了诉讼。被上诉人上海欣典灯饰有限公司（以下简称欣典公司）经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原审法院经审理查明：2007年2月13日，原告向中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）申请了一种名为“吊灯（BP9051）”的外观设计专利权，2008年1月23日获得授权，专利号ZL200730073268.9。
　　2009年7月9日，原告委托代理人陈典虎在公证人员的监督下，在位于上海市虹莘路的九星国际精品灯饰馆二楼门口标有“名典”字样的商铺内出示了一张欣典公司盖章的商品销售单，现场支付剩余货款人民币1,000元（以下币种同），当场收到上海柳营灯饰市场发票两张，并在商铺内提取了两套灯具。上海市东方公证处为此出具了公证书。
　　经当庭拆封，与本案有关的灯具型号为MD0447A-1，内附安装说明和合格证，两者均标有“DELO帝罗”商标，安装说明背面记载有“工厂地址：广东省中山市古镇镇海洲东岸北路265号”，“国内销售电话：××××-760-231834523189902315238”，“传真：0086-760-2310987”，“国际销售电话：××××-760-2310978”等信息。被告张长顺确认该灯具系其制造、销售，被告欣典公司确认该灯具系其销售。经原审法院比对，该灯具的外观与原告“吊灯（BP9051）”的外观设计相同。
　　原告为本案支付律师费1.5万元、公证费1,250元、灯具购买费460元以及专利登记簿副本服务费40元。
　　另查明，案外人东莞莹辉灯饰有限公司（以下简称东莞莹辉公司）曾因被告张长顺涉嫌侵犯其“吊灯（X069214）”外观设计专利权而向河南省郑州市中级人民法院（以下简称郑州中院）提起诉讼。在该案中，东莞莹辉公司提供了一份产品图册（该案原告证据清单列表中列为证据9），主张该图册系张长顺印制。该图册封面标识有“帝罗”商标，其中印有MD0447A-1型灯具的照片，图册封底上所印的地址、电话、传真等信息与本案前述安装说明上所列信息吻合。东莞莹辉公司的诉讼代理人在该案代理词中主张张长顺不仅仿冒灯具，而且将专利产品照片印制在自己的产品图册上，在香港灯展期间展出。经质证，张长顺认为原告不能证明产品图册系其印制，故对该证据持有异议。郑州中院对该案进行了公开开庭审理，并于2005年7月26日作出一审判决。
　　经比对，两被告制造、销售的MD0447A-1型灯具的外观与前述产品图册中相应型号灯具照片所示外观相同。
　　原审法院认为：原告是“吊灯（BP9051）”的外观设计专利权人，该专利权至今尚依法有效，应受法律保护。
　　本案的争议焦点之一是系争灯具的外观设计是否现有设计。原审法院在审理中将两被告制造、销售的MD0447A-1型灯具的外观分别与原告的“吊灯（BP9051）”外观设计、产品图册中相应型号灯具照片所示外观进行了比对，结论均相同。产品图册的形成时间早于原告申请本专利的时间，双方的争议在于该图册是否早已公开并为国内外公众所知悉。原审法院分析如下：
　　首先，从公开的载体而言，专利法意义上的现有设计包括出版物公开，出版物又可以包括各种印刷、打字、光影、视听的资料。本案中，披露原告外观设计特征的是一份产品图册，而产品图册也属于可公开设计方案的出版物的范畴。
　　其次，从公开的程度而言，这份产品图册中MD0447A-1型灯具产品的照片虽然只是从一个角度拍摄，但却足以披露两被告制造、销售的系争产品的设计技术特征。
　　再次，从公开的范围而言，一个不争的事实是这份产品图册在2005年郑州中院审理（2005）郑民三初字第117号案件的过程中，已经在法庭上举证和质证，并且记录并归档于该案的卷宗资料中。由于该案是公开开庭审理，所以至少包括被告张长顺在内所有参与该案审理的人员均有机会获得该份图册，而且没有任何保密要求。张长顺还主张图册早在香港展会上展示过。对此，原审法院认为，任何经营主体印制产品图册的目的都是为了宣传自己的产品，故产品图册印制完成后却不用于产品宣传显然不符合常理，目前没有证据显示该图册属于内部资料，仅在特定范围内发行或要求保密，故该产品图册已用于公开宣传的事实可以确认。
　　综上所述，被告张长顺在本案中的现有设计抗辩成立。两被告制造、销售系争灯具产品的行为并不构成侵权。本案原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，原审法院不予支持。此外，被告张长顺在本案中还提出先用权抗辩，并提供了相应证据，因其现有设计抗辩成立，原审法院不再对其先用权抗辩作出评判。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国专利法》（2000年修正案）第二十二条第二款的规定，判决：驳回原告永莹辉公司的诉讼请求。本案一审案件受理费人民币5,975元，由原告永莹辉公司负担。
　　判决后，永莹辉公司不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判支持上诉人的一审诉讼请求，本案一、二审诉讼费以及实际支出费用均由两被上诉人负担。其主要上诉理由为：（一）一审判决关于涉案外观设计为现有设计的认定，与事实不符。首先，被上诉人张长顺在郑州中院一案的庭审中否认了产品图册的真实性，法院生效判决书也认定“莹辉灯饰公司提交的灯具画册亦不能证明是张长顺印制的”，而一审判决却称“张长顺还主张图册早在香港展会上展示过”，原审法院的这一认定背离本案事实。其次，该图册为香港出版的外文证据，张长顺既未提交中文译文，也未办理相应的公证认证手续，其真实性不能确认，且为诉讼需要在法庭出示也并不等同于该图册向社会公众公开展示。此外，张长顺提交的产品图册并不足以完全披露涉案外观设计。（二）一审判决适用法律错误。本案为侵害外观设计专利权纠纷，一审判决适用针对发明和实用新型的《中华人民共和国专利法》（2000年修正案）第二十二条第二款的规定，显属适用法律错误。本案应当适用《中华人民共和国专利法》（2000年修正案），原审法院在论理部分引用《中华人民共和国专利法》（2008年修正案）相关条文，属适用法律错误。
　　被上诉人张长顺答辩称：（一）产品图册足以披露涉案外观设计特征。（二）永莹辉公司否认产品图册的真实性，缺乏事实依据。首先，在郑州中院一案的审理中，张长顺未否认该图册的真实性，法院也仅认定“不能证明是张长顺印制”。该产品图册是中山市古镇丹奇灯饰厂（以下简称丹奇灯饰厂）的前业主张长成于2003年印制，张长顺于2004年10月携该图册参加香港国际灯饰展，这一事实有东莞莹辉公司在郑州中院一案中的主张佐证。其次，产品图册所载的信息与本案被控侵权产品所反映的灯具型号以及联系电话、传真、网址、电子邮箱等信息完全一致，说明该图册用于宣传产品，具备公开出版物的基本属性。再次，张长顺至今仍可提供图册原件以及当时张长成印制图片的菲林底片。（三）产品图册扉页的英文并不涉及本案中作为证据的图片，该英文是否予以翻译不影响对本案事实的认定。（四）郑州中院一案的审理中，东莞莹辉公司并无产品图册不得对外公开的请求，参与该案审理的人员以及旁听人员也无保密的要求，前述人员构成专利法意义上的“公众”，产品图册的内容已经处于为公众能够知晓的状态。（五）虽然原审法院引用法条有误，但并不影响本案的事实认定以及判决结果。综上，一审判决认定事实清楚，判决结果正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
　　被上诉人欣典公司书面答辩称：欣典公司销售的系争灯具产品的外观设计属于现有设计，并不侵犯永莹辉公司的涉案外观设计专利权，欣典公司不应承担侵权责任。
　　二审中，上诉人永莹辉公司向本院提交以下新的证据材料：国家知识产权局专利复审委员会第15461号无效宣告请求审查决定书以及北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第656号行政判决书，欲证明涉案外观设计专利权有效，被上诉人提出的抗辩理由不能成立。
　　对上诉人永莹辉公司提交的上述证据材料，被上诉人张长顺质证认为：张长顺已经向北京市高级人民法院提起上诉，上述无效宣告请求审查决定和行政判决书并未生效，且行政程序和民事诉讼程序相互独立，行政案件的判决并不能影响本案的审理。
　　被上诉人欣典公司未向本院提出质证意见。
　　根据上诉人永莹辉公司提交的上述证据材料以及被上诉人张长顺的质证意见，本院认为：被上诉人张长顺对上述证据材料的真实性无异议，且其内容涉及涉案专利的法律状态问题，故本院对永莹辉公司提交的上述证据予以采信。
　　被上诉人张长顺向本院提交以下新的证据材料：1、永莹辉公司以及东莞莹辉公司的工商档案登记资料、（2010）粤中菊证内字第11997号《公证书》、（2010）粤中菊证内字第11998号《公证书》、专利文献资料、（2008）沪一中民五（知）初字第54号案卷的部分材料、（2010）沪二中民五（知）初字第46号案卷的部分材料以及（2004）穗中法民三知初字第191号民事判决书、（2005）豫法民三终字第43号民事判决书，欲证明永莹辉公司与东莞莹辉公司具有关联关系，永莹辉公司对于涉案专利的外观设计属于现有设计是明知的；2、（2004）穗中法民三知初字第191号案卷的部分材料、丹奇灯饰厂参加2004香港国际灯饰展的参展资料、“帝罗”图形商标信息、丹奇灯饰厂2003年印制的产品画册、菲林底片以及其他资料、（2011）粤中炬证内字第712号《公证书》，欲证明涉案外观设计在涉案专利申请日前已经公开。
　　对被上诉人张长顺提交的上述证据材料，上诉人永莹辉公司质证认为：对张长顺所交证据材料中没有原件的材料的真实性不予认可，且上述证据材料均不属于二审新的证据。证据材料1不能证明上诉人与东莞莹辉公司是同一体，两家公司是不同的法人主体，上诉人的涉案专利在申请日前不属于现有设计；证据材料2不能证明涉案专利在申请日前一直处于为公众所知的状态。
　　被上诉人欣典公司未向本院提出质证意见。
　　根据张长顺提交的上述证据材料以及永莹辉公司的质证意见，本院认为：关于证据材料1，由于永莹辉公司与东莞莹辉公司是否具有关联关系与本案的专利侵权纠纷并无直接关联，故该组证据材料与本案缺乏关联性；关于证据材料2，（2004）穗中法民三知初字第191号案卷的部分材料以及“帝罗”图形商标信息与本案缺乏关联性，丹奇灯饰厂参加2004香港国际灯饰展的参展资料不能证明张长顺在香港展会上展示过产品图册，丹奇灯饰厂2003年印制的产品画册、菲林底片以及其他资料不能证明该产品图册的具体公开时间，（2011）粤中炬证内字第712号《公证书》是对相关网页内容的公证，在无其他证据印证的情况下并不足以证明网页中涉案灯具产品图片的公开时间。综上，本院对张长顺提交的上述证据材料均不予采信。
　　被上诉人欣典公司未向本院提交新的证据材料。
　　经审理查明，原审法院认定的事实属实，本院予以确认。
　　另查明，2010年10月9日，国家知识产权局专利复审委员会作出第15461号无效宣告请求审查决定书，维持“吊灯（BP9051）”外观设计专利权有效。2011年12月7日，北京市第一中级人民法院作出（2011）一中知行初字第656号行政判决书，维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第15461号无效宣告请求审查决定。
　　本院认为，上诉人永莹辉公司是“吊灯（BP9051）”的外观设计专利权人，该专利权至今依法有效，应受法律保护。但是，在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。
　　上诉人上诉称，一审判决关于涉案外观设计为现有设计的认定，与事实不符。对此，本院认为，根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正案）的规定，现有设计是指在申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计。根据《中华人民共和国专利法》（2008年修正案）的规定，现有设计是指在申请日以前在国内外为公众所知的设计。所谓在国内外为公众所知是指国内外出版物上公开发表过或者公开使用过。就出版物公开来说，《中华人民共和国专利法》（2000年修正案）与《中华人民共和国专利法》（2008年修正案）中外观设计公开标准是相同的。专利法意义上的出版物是指记载有设计内容的独立存在的传播载体，可以包括各种印刷、打字的纸件，也可以是视听资料或者以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。出版物不受获得方式的限制，出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过等无关紧要。专利法意义上外观设计公开是指外观设计在申请日（有优先权的，指优先权日）之前处于能够为公众获得的状态。如果有不承担保密义务的人能够得知某一外观设计，则该外观设计就公开了。本案中，被上诉人张长顺主张现有设计抗辩的依据是其提交的一份载有MD0447A-1型灯具产品的照片的产品图册，该产品图册早在2005年郑州中院审理（2005）郑民三初字第117号一案的过程中已在法庭上经过举证和质证，且记录并归档于该案的卷宗资料中。载有MD0447A-1型灯具产品的照片的产品图册属于专利法意义上的出版物，且该产品图册在2005年郑州中院开庭前至少开庭时已经公开。该产品图册是记载有相应设计内容的纸件，其属于专利法意义上出版物的理由显而易见。该产品图册在2005年郑州中院开庭前已客观存在，其在2005年郑州中院开庭前至少开庭时已经公开的理由如下：第一，如果该产品图册是张长顺印制，则该产品图册当然在2005年郑州中院开庭前已经公开。第二，如果该产品图册非张长顺印制，但一定有人印制，且印制该产品图册的目的是用于宣传相应的产品，社会公众就能够获得该产品图册。事实上，案外人东莞莹辉公司(并未有证据表明其承担有保密义务)就获得了该产品图册。第三，东莞莹辉公司将该产品图册作为证据向郑州中院提供，该证据应当交换给案件的当事人张长顺，不承担保密义务的张长顺获得该证据副本时，该产品图册即意味着公开。第四，该产品图册在2005年郑州中院的公开开庭中被作为证据出示，不承但保密义务的公众想要得知该产品图册就可以旁听庭审而获知该产品图册上的相应设计内容，从而使该产品图册处于能够为公众得知的状态。第五，该产品图册记录并归档于该案的卷宗资料中，2005年郑州中院相应案件审结后，不承担保密义务的公众在履行一定手续后就能够从郑州中院的案件卷宗中获得该产品图册，这也使该产品图册处于能够为公众得知的状态。本案中，作为本案证据的该产品图册就是张长顺从郑州中院的案件卷宗中获得的。此外，张长顺系从郑州中院的案件卷宗中获得该产品图册，故该产品图册无需进行公证认证；本案中公开涉案外观设计的是产品图册中的一幅照片，该产品图册中的文字部分是英文的事实并不影响涉案设计方案已被该照片公开的事实，是否对英文文字部分进行翻译也不影响对涉案外观设计是否已被公开进行判断。另外，虽然该产品图册中关于MD0447A-1型灯具产品的照片只是从一个角度拍摄的，但是该照片已经足以披露所示灯具产品的外观设计技术特征。经比对，两被上诉人制造、销售的MD0447A-1型被控侵权灯具产品的外观与产品图册中相应型号灯具的照片所示外观在整体视觉效果上并无实质性差异。综上所述，张长顺关于涉案外观设计已被出版物公开的主张成立，原审法院关于被上诉人张长顺现有设计抗辩成立的认定并无不当。故上诉人的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
　　上诉人上诉称，一审判决适用法律错误。对此，本院认为，前面已述就出版物公开来说，《中华人民共和国专利法》（2000年修正案）与《中华人民共和国专利法》（2008年修正案）中外观设计公开标准是相同的，因此无论是适用2000年修正案还是适用2008年修正案，均不影响对涉案外观设计是否已被出版物公开进行判断。本案中，原审法院适用《中华人民共和专利法》（2000年修正案）第二十二条第二款的规定认定现有设计抗辩成立，确属适用法律不当，应当予以纠正。但是，本院已在上文详细阐述被上诉人张长顺在本案中主张的现有设计抗辩成立，原审法院对该法条的适用，并不影响本案的实体处理结果。
　　综上所述，上诉人永莹辉公司的上诉请求无事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十七条、第一百五十八条之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判。
　　本案二审案件受理费人民币5,975元，由上诉人永莹辉贸易(上海)有限公司负担。
　　本判决为终审判决。

　　
　　　　　　　　　 审　判　长张晓都
　　　　　　　　　 审　判　员王　静
　　　　　　　　　 审　判　员马剑峰
　　　　　　　　　 二〇一二年三月六日
　　　　　　　　　 书　记　员董尔慧