简要：

本文仅对申请注册的商标因侵犯他人在先享有的著作权，于初审公告期内被提起异议的情形进行探讨。结合《商标法》（ 2001年10月27日）、《商标法实施条例》（2002年9月15日）、《商标审理标准》（2005年12月）、《著作权法》（2001年10月27日）等法律、法规的相关规定，试图阐述实务中认定侵犯他人享有在先著作权的标准及证明在先享有著作权所提供的材料。

案例：

2003年7月10日，陆强向（以下称为被异议人）向国家工商行政管理局商标局（以下称为商标局）申请注册“FOX TOWN及图”商标，指定使用在第35类的“推销（替他人）；替他人作中介（替其它企业购买商品或服务）；进出口代理”等服务项目上，申请号为第3626862号，初审公告日期为2005年3月21日。在“FOX TOWN及图”商标初审公告期内，喜里欧大乐起尼（以下称为异议人）依法向商标局提出异议。

 在商标局审理中查明：

异议人为瑞士公民，1995年9月20日其以“FOXTOWN及特定狐狸图形”文字图形组合在瑞士申请商标注册，1997年4月8日获准注册，注册号为439196，保护的商品和服务类别为第35、36、42类。2005年4月14日，异议人在国家版权局对《“狐狸城”及特定狐狸图形》作品进行了著作权登记，登记号为2005－F－02604，该《著作权登记证书》载明：“申请者西尔维奥.塔尔基尼（Silvio Tarchini）（瑞士）提交的文件符合规定要求，对由西尔维奥.塔尔基尼（Silvio Tarchini）于1995年8月创作完成，于1995年9月20日在瑞士首次发表的作品《“狐狸城”及特定狐狸图形》，申请者以作者身份依法享有著作权。”2005年，异议人以富客斯公司未经其许可擅自使用“FOX TOWN及图”图文作品，侵犯了其著作权，并构成了不正当竞争行为，向上海市第一中级人民法院分作两案提起诉讼。上述两案已由上海市高级人民法院作出终审判决，认定异议人就“FOX TOWN及图”图文作品享有著作权，富客斯公司的涉案行为侵犯了异议人的著作权，并构成了不正当竞争行为。

商标局认为：

中国与瑞士均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，根据该条约的国民待遇原则，公约成员国的作者的作品在其他成员国享有其他成员国授予本国国民的保护，以及享有公约授予的最低保护要求。又根据该条约的自动保护原则，成员国的作者在作品创作完成时即自动享有著作权。异议人提供的“FOXTOWN及特定狐狸图形”作品的著作权登记证书能够与其在原属国瑞士以及相关指定国申请商标国际注册的文件内容相印证，从而可以证明异议人系“FOXTOWN及特定狐狸图形”作品的作者，作品的完成日期为1995年8月。异议人作为瑞士公民，就“FOXTOWN及特定狐狸图形”享有的相关著作权受我国著作权法保护。同时，异议人完成上述作品的时间明显早于被异议人申请被异议商标的时间，异议人由此对该作品享有的在先权利即相关著作权，应依法受到保护。

被异议商标与异议人主张保护的作品在要素、构图、色彩等主要方面给人的视觉效果基本相同，故构成实质相似。尽管被异议人声称与异议人享有著作权的“FOXTOWN及特定狐狸图形”作品构成实质性相似的被异议商标系独立创作产生，但被异议人并未提供有关独立构思创作致使两者雷同纯属巧合的充分证据。因此，被异议人申请注册被异议商标的行为侵犯了异议人就其“FOXTOWN及特定狐狸图形”作品享有的在先著作权。

据此，商标局裁定：异议人所提异议理由成立，第3626862号“FOX TOWN及图”商标不予核准注册。

案例分析：

一、在先享有著作权的概念

在先享有著作权是指，在系争商标申请注册日之前，他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得著作权。

二、在先享有著作权的证明方式

1、著作权登记证书。本案异议人提供了 “FOXTOWN及特定狐狸图形”作品的著作权登记证书，证书上明确记载了作品的名称、著作权人及取得著作权的时间，证明了异议人对FOXTOWN及特定狐狸图形”作品在先享有著作权的事实。

2、在先公开发表该作品的证据材料。本案异议人提供了于1995年9月20日以“FOXTOWN及特定狐狸图形”文字图形组合在瑞士申请商标注册的材料，与著作权登记证书上记载的事实相印证。

3、在先创作完成该作品的证据材料。本案异议人提供了 “FOXTOWN及特定狐狸图形”作品的著作权登记证书，证书上明确记载了作品的名称、著作权人及作品创作完成时间。著作权自作品创作完成之日产生。证明了异议人作品的创作完成时间早于被异议人申请注册商标的时间的事实。

4、在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料。

5、生效裁判文书中确认当事人在先享有著作权的证据材料。本案中异议人提供了上海市高级人民法院作出的终审判决书。该判决认定异议人就“FOX TOWN及图”图文作品享有著作权，判决书与著作权登记证书形成证据链条，进一步证明异议人对FOXTOWN及特定狐狸图形”作品在先享有著作权的事实。

6、法律法规规定的其他证明材料。

一般来说，异议人应尽量收集能够证明其在先享有著作权的证明材料，并在异议期内将证据与异议书一起依法提交给商标局。

三、侵犯在先著作权的认定标准

未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，则认定为侵犯他人的在先著作权。

判断商标是否侵犯他人在先著作权的标准可从以下三个方面综合考虑：

第一，注册商标与他人在先享有的著作权的作品相同或实质性相似。在本文所举的案例中，将异议人作品与被异议商标进行对比，两者的相同之处在于：均使用“FOX”和“TOWN”文字并采用上下两行的排列方式，字体和文字位置相同，在“FOX”文字左侧是眯着右眼的狐狸头部的图形，“TOWN”的右下侧为狐狸尾部图形，“WN”两个字母下半部分被狐狸尾部遮挡，整体造型给人的感觉为一只半卧的狐狸（身体中部被“FOXTOWN”文字遮挡），各文字图形元素的色彩彼此相同。

          

         （异议人作品）      （被异议商标）

第二，注册商标申请人接触过或者可能接触到他人享有著作权的作品。一般结合异议人作品被公众熟悉的程度、作品使用地域范围、宣传的范围、持续时间等多方面判断。

第三，注册商标申请人未经著作权人的许可。商标注册申请人应就其主张取得著作权人许可的事实承担举证责任，否则承担对其不利的法律后果。商标注册申请人可以提供与著作权人签订的《著作权许可使用合同》，或者能够证明著作权人做出过直接的、明确的许可其使用作品申请注册商标的意思表示等证据予以证明。

但是，如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的，则不构成对他人在先著作权的侵犯。在本文所举的案例中，被异议人并未提供有关独立构思创作的充分证据，故法院认定被异议人的注册商标侵犯了异议人在先享有的著作权。

 

相关法律法规：

《中华人民共和国商标法》

第三十条、对初步审定的商标，自公告之日起3个月内，任何人均可以提起异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

第三十一条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。


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